Etienne Nederlof rejoint Office Freylinger en tant que Mandataire en brevets européens senior

Etienne Nederlof rejoint Office Freylinger en tant que Mandataire en brevets européens senior

Office Freylinger a le plaisir d’accueillir Etienne Nederlof, qui a rejoint notre département Brevets en mai en qualité de Mandataire en brevets européens senior.

Etienne apporte plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle. Après avoir débuté sa carrière en cabinet, il a passé près de vingt ans en tant que conseil brevets au sein d’une entreprise multinationale active dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie, où il a conseillé sur la protection, la gestion et l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle dans un environnement commercial international.

Mandataire en brevets européens, mandataire en brevets néerlandais et représentant près la Juridiction unifiée du brevet (JUB), Etienne associe une vaste expérience pratique à une formation académique pluridisciplinaire. Il est titulaire de diplômes de master en chimie, en droit ainsi qu’en administration et gestion des entreprises.

Son arrivée renforce encore la pratique brevets d’Office Freylinger ainsi que notre capacité à accompagner nos clients dans le développement, la protection et la défense de leurs droits de propriété intellectuelle à travers l’Europe et au-delà. Dans le cadre de la transition en cours au sein de notre département Brevets, Etienne reprend progressivement un certain nombre de dossiers clients et de responsabilités, garantissant ainsi la continuité du service et un transfert harmonieux des connaissances.

Nous sommes ravis d’accueillir Etienne au sein de notre équipe et nous réjouissons de l’expertise et de la vision qu’il apportera à notre cabinet et à nos clients.

Pour en savoir plus sur Etienne Nederlof, nous vous invitons à consulter son profil.

Intelligence artificielle et Propriété Intellectuelle : entre continuité, transformation et enjeux de protection 

Intelligence artificielle et Propriété Intellectuelle : entre continuité, transformation et enjeux de protection 

Introduction 

Depuis soixante ans, les évolutions technologiques ont profondément transformé les objets et les pratiques de la propriété intellectuelle. Des innovations industrielles aux avancées des sciences de la vie et du numérique, chaque transformation a soulevé de nouvelles questions de protection et conduit à adapter les cadres juridiques existants, tout en préservant, dans leur essence, les principes fondamentaux du droit. 

L’intelligence artificielle s’inscrit dans cette continuité, tout en introduisant des défis spécifiques. Par son développement rapide et ses usages multiples, elle s’impose aujourd’hui comme une technologie incontournable pour les entreprises, à la fois source d’opportunités en matière d’efficacité, d’innovation et d’assistance mais également de nouvelles incertitudes, notamment en matière de droits, de confidentialité et de maîtrise de l’information. 

Ces évolutions concernent directement la propriété intellectuelle, domaine stratégique pour les entreprises, mais encore insuffisamment appréhendé dans ses interactions avec l’IA. Elles interrogent également la pratique du Conseil en propriété industrielle, dont le rôle consiste précisément à analyser les innovations techniques afin de définir et mettre en œuvre des stratégies de protection adaptées dans des environnements technologiques en constante évolution. 

Le présent article propose d’examiner successivement : 

  • l’intégration de l’IA dans les usages quotidiens et les questions juridiques qu’elle soulève,  
  • son impact sur la profession de Conseil en propriété industrielle,  
  • et enfin les enjeux liés à la protection des technologies d’IA. 

1. L’IA dans les usages quotidiens : droits, confidentialité et maîtrise de l’information 

L’IA générative est aujourd’hui largement utilisée pour la production de contenus, l’assistance à de nombreuses tâches et les développements techniques. Rapidement adoptée par les entreprises, son utilisation soulève des risques juridiques significatifs, en particulier en matière de PI et de gestion de l’information. 

Dans ce contexte, une approche encadrée apparaît nécessaire. Elle suppose notamment la mise en place de règles internes d’utilisation et de formations adaptées, afin de sensibiliser les utilisateurs :  

  • aux opportunités et aux limites de ces outils, 
  • aux risques liés à l’utilisation d’informations confidentielles, 
  • ainsi qu’aux enjeux de respect des droits de tiers. 

Ces mesures visent à favoriser un usage maîtrisé de l’IA, en conciliant ses apports opérationnels avec les exigences juridiques applicables. 

Risques en matière de confidentialité et de secret 

L’utilisation d’outils d’IA implique la transmission de données en entrée, pouvant inclure des informations sensibles. Selon les conditions d’utilisation, ces données peuvent être stockées, réutilisées ou exploitées pour l’entraînement des modèles. 

Il en résulte un risque de perte de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires. En matière de propriété industrielle, une telle divulgation peut également compromettre la brevetabilité d’une invention, en particulier au regard de l’exigence de nouveauté. 

Une vigilance particulière s’impose dès lors quant aux conditions contractuelles et implémentations techniques des outils utilisés, et aux informations qui leur sont confiées. 

Risques d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle 

Les systèmes d’IA sont typiquement entraînés sur des volumes considérables de données, incluant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle. Cette situation soulève des incertitudes quant à la licéité des données d’entraînement,du fonctionnement des modèles, et des contenus générés. 

Les sorties produites par ces systèmes peuvent, dans certains cas, reproduire ou imiter des éléments protégés, exposant les utilisateurs à un risque de contrefaçon, principalement en matière de droit d’auteur ou de marques. 

À cela s’ajoute une problématique spécifique liée au logiciel généré par IA. Le code produit peut, sans que cela soit apparent, intégrer des éléments soumis à des licences Open Source. Or, ces licences peuvent imposer des obligations contraignantes (notamment en matière de divulgation du code ou d’attribution), susceptibles d’être incompatibles avec les stratégies de protection ou de commercialisation envisagées. 

Incertitudes liées aux contenus générés 

Au-delà des questions de contrefaçon, l’utilisation de l’IA soulève des incertitudes quant à la nature et au statut juridique des contenus générés

D’une part, les résultats produits peuvent être : inexacts, incohérents, ou inadaptés à l’usage envisagé. La complexité des modèles rend en effet difficile toute prédiction fiable de leur comportement dans l’ensemble des situations. 

D’autre part, la question de la protection et de la titularité des droits sur ces contenus demeure incertaine. Dans de nombreuses juridictions, et en particulier en Europe, la protection par le droit d’auteur repose sur l’existence d’une création humaine. Dès lors, les contenus générés de manière autonome par une IA pourraient ne pas bénéficier de protection, ou voir leur régime juridique dépendre fortement du degré d’intervention humaine. 

Enfin, les conditions contractuelles applicables aux outils utilisés peuvent prévoir des règles spécifiques quant à l’utilisation et à l’exploitation des contenus générés, ajoutant une couche supplémentaire de complexité. 

Ces incertitudes invitent à une utilisation prudente de l’IA, en particulier lorsque les contenus générés présentent une importance stratégique pour l’entreprise. 

2. L’impact sur la profession de Conseil en PI 

L’IA concerne directement les Conseils en propriété intellectuelle, en particulier sous l’effet des outils génératifs, particulièrement adaptés à la production de texte. 

Des usages en développement, entre automatisation et assistance 

À ce stade, les usages les plus réalistes de l’IA dans la pratique professionnelle ne relèvent pas d’une automatisation complète, mais d’une assistance ciblée. Ils sont particulièrement pertinents pour l’automatisation de certaines tâches répétitives (mise en forme, structuration, gestion de données), le développement d’agents internes au cabinet, et l’assistance directe au Conseil dans ses travaux rédactionnels et analytiques. 

Les solutions professionnelles souffrent évidemment du défaut intrinsèque de l’IA générative : les modèles sont probabilistes, ils produisent des textes plausibles, mais sans garantie d’exactitude. Contrairement à un outil déterministe, ils peuvent générer des incohérences ou des erreurs, voire des hallucinations. Leur utilisation sans contrôle critique expose ainsi à un risque juridique significatif. 

D’autre part, comme pour les entreprises, l’utilisation de ces outils soulève des questions persistantes en matière de confidentialité, en fonction de leur architecture et des conditions d’utilisation. 

Enfin, le recours à des outils de type “one-click” peut conduire à une dégradation de l’engagement intellectuel du Conseil. La production rapide de textes fluents peut inciter à une validation superficielle, au détriment de la construction stratégique du dossier. 

En pratique, ces outils  tendent à produire des textes statistiquement plausibles, mais stratégiquement moyens : des brevets “corrects” en apparence, mais insuffisamment différenciés ou optimisés au regard des enjeux de protection. 

Dans ces conditions, l’IA ne peut être assimilée à un outil fiable au sens d’un calculateur : elle nécessite une utilisation critique et maîtrisée par le Conseil en PI

  

Renforcer la solidité et la cohérence des analyses du Conseil en propriété industrielle 

Malgré ces limites, l’intégration de l’IA dans la pratique apparaît inévitable. Utilisée de manière appropriée, elle constitue un outil utile pour : 

  • faciliter la synthèse de documents 
  • améliorer la robustesse des rédactions de brevets et autres écrits 
  • tester des formulations ou des arguments, 
  • ou encore confronter une analyse à des objections simulées. 

C’est selon nous la bonne approche aujourd’hui: utiliser l’IA comme un outil de réflexion et de discussion, et non comme un substitut au raisonnement du Conseil. 

Elle peut fournir une forme de “cartographie” des solutions possibles, en identifiant des formulations ou des angles d’analyse. En revanche, elle ne peut pas : 

  • intégrer pleinement le contexte du client, 
  • apprécier les contraintes économiques ou contentieuses, 
  • ni assumer la responsabilité d’un choix stratégique. 

Ces éléments relèvent de l’expertise du CPI, qui reste seul en mesure de déterminer la trajectoire de protection la plus appropriée. 

En définitive, le principe doit rester clair : AI assist, human decides. 

3. Les enjeux de la protection de l’IA par le brevet 

L’essor de l’IA se traduit également par une augmentation significative des dépôts de brevets, notamment à l’Office Européen des brevets (OEB). 

Du point de vue de l’OEB, les inventions impliquant de l’IA sont traitées comme des inventions mises en œuvre par ordinateur

À ce titre, elles sont soumises aux principes classiques de la Convention sur le brevet européen, en particulier : 

  • l’exclusion des méthodes mathématiques et des programmes d’ordinateur “en tant que tels”, 
  • et l’exigence d’un caractère technique pour accéder à la brevetabilité; 

Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, notamment issue de la décision COMVIK (T 641/00), selon laquelle seules les caractéristiques contribuant au caractère technique peuvent fonder l’activité inventive

Ainsi, contrairement à une idée répandue, l’IA ne constitue pas une catégorie à part : elle s’insère dans un cadre juridique déjà structuré de longue date pour les technologies logicielles. 

Comme toutes les autres inventions brevetables, les inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent également répondre aux exigences de nouveauté et d’activité inventive.

Identifier un effet technique 

La particularité de l’IA tient à sa nature même : elle repose sur des modèles mathématiques et des algorithmes, en principe exclus de la brevetabilité en tant que tels. 

La question centrale devient alors celle du passage de l’abstrait au technique. 

Pour être brevetable, une invention impliquant de l’IA doit démontrer : 

  • soit un effet technique résultant de son application (par exemple traitement d’images, détection de signaux, pilotage d’un système technique), 
  • soit une contribution technique liée à sa mise en œuvre (optimisation de ressources, amélioration du fonctionnement d’un système informatique). 

L’OEB admet ainsi la brevetabilité de nombreuses applications de l’IA, dès lors qu’elles sont intégrées dans un contexte technique. À titre d’exemple, l’utilisation d’un réseau neuronal pour détecter des anomalies dans des données médicales ou pour traiter des signaux constitue typiquement une contribution technique. 

En revanche, une utilisation de l’IA limitée à des finalités abstraites (classification purement conceptuelle, traitement de données sans finalité technique) restera exclue. 

Cette frontière, bien que conceptuellement établie, donne lieu à une appréciation particulièrement délicate en pratique, nécessitant une rédaction précise et une caractérisation rigoureuse de l’effet technique. 

  Des exigences accrues en matière de rédaction et de stratégie de protection 

Les spécificités de l’IA impliquent une attention particulière lors de la rédaction des demandes de brevet. Il est notamment nécessaire : 

  • de définir clairement le problème technique résolu, 
  • d’expliciter les effets techniques obtenus, 
  • et, le cas échéant, de caractériser les éléments pertinents du modèle ou des données d’entraînement lorsque ceux-ci conditionnent l’effet technique. 

Dans le même temps, les caractéristiques propres à l’IA — notamment la complexité des modèles et leur caractère parfois opaque — peuvent rendre délicat l’équilibre entre divulgation suffisante et préservation d’un avantage concurrentiel. 

La protection par brevet de l’IA repose donc sur une analyse fine des effets techniques effectivement obtenus, un rôle au cœur de l’expertise du conseil en brevets

Conclusion 

L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme une technologie incontournable, rapidement adoptée par les entreprises et porteuse d’opportunités réelles. Elle appelle néanmoins à une vigilance accrue, tant dans son utilisation que dans la protection des innovations qu’elle permet. 

Pour la profession de Conseil en propriété industrielle, elle ne constitue ni une rupture totale, ni une simple évolution technique. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large d’adaptation continue aux transformations technologiques, qui charactérise cette profession. 

À cet égard, les évolutions actuelles conduisent moins à redéfinir les fondements du métier qu’à en renforcer les exigences. L’analyse, le discernement et la responsabilité demeurent au cœur du rôle du conseil en PI, dans un environnement où les outils évoluent rapidement mais où les enjeux de protection restent déterminants. 

Dans le contexte particulier des soixante ans de l’Office Freylinger, cette continuité apparaît avec clarté : accompagner l’innovation, en comprendre les enjeux techniques et en assurer une protection adaptée au service de l’entreprise, quelles que soient les transformations technologiques. 

EPO 2022 fee increases

The European Patent Office (EPO) has announced a rise in many of its official fees (EPO Official Journal). The timing is in line with previous fee increases taking place biennially; most of the affected fees are increased by around 3%.

The new rates will apply to official fees paid on or after 1st April 2022 and so for some fees where the applicant has a choice over the timing of payment, savings may be made by proceeding before April.

Consider anticipating payments

We would particularly recommend clients to consider the savings that can be made by anticipating payments for:

Renewal fees: fall due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. The payment can be made 6 months in advance in respect of the third year and 3 months in advance for the other years.

EPO regional phase: consider anticipating the fee payments in respect of pending PCT applications. It should be kept in mind that without an explicit request for early processing, the EPO will wait until the 31-month period has expired to process the international application. Accordingly, the payments can be made early without actually anticipating the prosecution of the application.

Divisional applications: make a decision on the opportunity of filing a divisional application before April and save on filing and search fees as well as on the (often many) back renewal fees due for the divisional application.

For more information on the increase in fees, and to discuss your options in filing early to save costs, please get in touch with your usual Office Freylinger attorney, or contact us here.

Philippe Ocvirk

Webinaire: protection du logiciel

Webinar 5 : Protection du logiciel

Dernière étape de notre série de 5 webinaires.

Le logiciel n’est pas protégé en tant que tel par la propriété intellectuelle, mais par une série de différents droits: droits d’auteur sur le code source, droits de marque, de dessins ou modèles enregistrés, de noms de domaine, mais également parfois droits de brevet et/ou droits sur les bases de données.

Ce webinaire, destiné aux créateurs de logiciels, aux startups et aux entreprises faisant développer un logiciel, effectuera un tour d’horizon rapide des différents droits applicables, avant de fournir des clés pour éviter les risques liés notamment aux droits d’auteur, aux logiciels open source, ainsi qu’aux autres droits de propriété intellectuelle. Il abordera également la question de la structuration de la propriété intellectuelle, notamment pour les startups, et des contrats à mettre en place pour sécuriser un développement informatique.

Formation en ligne le 20.01.2021 de 11h30 à 12h30

Inscription gratuite, cliquez ici

 

Nos prochains webinaires – formations en ligne

Webinar 1 : Brevets

Voie royale de protection des innovations technologiques, le brevet protège nombre des produits que nous utilisons et consommons tous les jours. Le brevet garantit un avantage compétitif stratégique, mais constitue également un élément de l’actif immatériel de l’entreprise, qui peut être valorisé et transmis.
Ce webinaire est une introduction au système des brevets et aborde les grands principes du système des brevets : types d’inventions brevetables, critères de brevetabilité, utilité du brevet comme source d’information et comme outil de protection, éléments nécessaires au dépôt de brevet.

Formation en ligne le 30.09.2020 à 11h30 – durée 1h
Inscriptions, cliquez ici

Webinar 2: Luxembourg and the European patent system

After an introduction to the European patent system (national and European level), this webinar will focus on the advantages of Luxembourg as first filing country for patent applicants.

The Luxembourg patent system is simple and inexpensive. Patents, which can be filed in English, French or German, are granted after a short period (between 5 and 18 months from priority date).

The search report (established by the European patent office) is of high quality.
This makes Luxembourg a very attractive country for first filing and a select gateway to IP in Europe.

Target Audience: non-European IP professionals, managers and project leaders desiring to have an overview of the available patent protection routes in major EP juridiction in addition to EP patent.

Formation en ligne le 21.10.2020 à 10h00 (CET) – durée 1h
Inscriptions, cliquez ici

Webinar 3: fiscalité de la propriété intellectuelle

La fiscalité de la propriété intellectuelle a évolué ces dernières années, en passant du régime de l’article 50bis LIR, offrant une exonération de 80% des revenus nets de marques, brevets, modèles, droits d’auteur sur logiciel et noms de domaine, vers le nouveau régime de l’article 50ter LIR.
Ce nouveau régime, conforme aux exigences de l’OCDE, prévoit une exonération de 80% des revenus nets ajustés générés par les brevets et les droits d’auteur sur logiciel, y compris les revenus inclus dans le prix de vente de produits ou services par l’entreprise titulaire.

Ce webinaire présentera une introduction du nouveau régime, les droits qui permettent d’en profiter et les voies pour les obtenir, ainsi que la gestion et la structuration de la création et du maintien de la propriété intellectuelle nécessaires pour bénéficier du régime.

Il abordera également la transition entre l’ancien et le nouveau régime, et les modalités opérationnelles de cette transition.

Formation en ligne le 12.11.2020 à 11h30 – durée 1h
Inscriptions, cliquez ici

Webinar 4 : comment choisir sa marque

Une marque est un actif de propriété intellectuelle très important pour la majorité des entreprises. Mais il est indispensable de la choisir avec soin, afin d’éviter qu’elle ne soit pas protégeable (et que des concurrents puissent ainsi l’utiliser, et attaquer l’espace commercial du titulaire).
Il faut également s’assurer de ne pas porter atteinte à des marques ou droits antérieurs, car sinon une action en contrefaçon pourrait empêcher son usage, et créer des frais juridiques et marketing très importants.

Ce webinaire, dédié aux entrepreneurs et aux spécialistes du marketing et de la communication, abordera la question des critères de choix d’une marque, ainsi que les différentes recherches qui doivent être menées pour éviter des difficultés.

Formation en ligne le 2.12.2020 à 11h30 – durée 1h
Inscriptions, cliquez ici

Webinar 5 : Protection du logiciel

Le logiciel n’est pas protégé en tant que tel par la propriété intellectuelle, mais par une série de différents droits: droits d’auteur sur le code source, droits de marque, de dessins ou modèles enregistrés, de noms de domaine, mais également parfois droits de brevet et/ou droits sur les bases de données.

Ce webinaire, destiné aux créateurs de logiciels, aux startups et aux entreprises faisant développer un logiciel, effectuera un tour d’horizon rapide des différents droits applicables, avant de fournir des clés pour éviter les risques liés notamment aux droits d’auteur, aux logiciels open source, ainsi qu’aux autres droits de propriété intellectuelle. Il abordera également la question de la structuration de la propriété intellectuelle, notamment pour les startups, et des contrats à mettre en place pour sécuriser un développement informatique.

Formation en ligne le 13.01.2021 à 11h30 – durée 1h
Nouvelle date: 20.01.2021 de 11h30 à 12h30

Inscriptions, cliquez ici

Think outside the… square?

Another chocolate dispute in trademark matters is ruled by the German Federal Court

Ritter-Sport” packaging are protected as three-dimensional (3D) Trademarks for chocolate bars in class 30 in Germany since 1996 and 2001, respectively:

              

The applicant, “Milka” requested the cancellation of these 3D-Trademarks for absolute grounds. The DPMA rejected these requests. Milka appealed against those decisions whereupon the BPatG ordered in November 2016 the cancellation of the trademarks, stating that the signs consist exclusively of shapes or other characteristic features which are determined by the nature of the goods themselves.

“Ritter-Sport” appealed against this decision to the German Federal Court (BGH), who stated on 18 October 2017 that the 3D-trademarks do not exclusively consist of a shape determined by the nature of the goods themselves. It referred the case back to the BPatG in order to examine whether the shape confers an essential value to the product. The BPatG found that this ground for refusal did not apply and rejected Milka’s appeals.

Milka has appealed against this finding to the BGH who rendered his decision on 23 July 2020, dismissing the appeals.

The requests for cancellation of the 3D-trademarks are not justified.

According to the Court, the characteristics that have to be taken into consideration when assessing whether a shape confers an “essential value” to the product are in particular:

  • the nature of the categories of goods in question,
  • the artistic value of the shape,
  • its difference in comparison to other shapes generally used on that specific market,
  • significant price differences to similar products and
  • the development of a marketing strategy that emphasizes the aesthetic qualities of the respective trademark.

The invoked ground for refusal (§ 3 (2) No. 3 MarkenG) exists if it is clear from objective and reliable evidence that the “essential value” largely determines consumer’s decision to purchase the product in question.

The BGH analysed if the shape of the packaging determines to a large extent the consumer’s decision to buy the Ritter-Sport chocolate bar by attributing substantial value to it. This analysis refers to prior case law of the BPatG, stating that the packaging itself has no particular artistic value and that there are no significant price differences to similar products. Even if Ritter-Sport has developed a marketing strategy in which the shape of the packaging is combined with the advertising slogan “Quality. Chocolate. Squared.”, the BGH concludes that this is not sufficient to give the shape of the packaging an “essential value” which largely determines the consumer’s decision to purchase the product in question. The BGH does not find any further indications of an essential value of the square-shaped packaging of the chocolate bars at issue.

Hence, the square-packaging for Ritter-Sport chocolate remains protected as a 3D-trademark.

Marie-Christine SIMON

Des recherches d’antériorités brevets gratuites à l’IPIL

L’Institut de la propriété intellectuelle à Luxembourg (IPIL) promeut plusieurs mesures exceptionnelles et limitées dans le temps qui s’inscrivent dans l’accompagnement des entreprises désireuses de se repositionner stratégiquement :

  • A titre gratuit jusqu’à fin 2020, des recherches d’antériorités brevets si vous innovez dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ou développez des innovations pour vous diversifier.
  • Jusqu’à fin juin, le i-DEPOT est gratuit.
  • Jusqu’à fin 2020, accès gratuits aux formations en ligne

Plus de détails sur le site de l’IPIL : https://ipil.lu/fr/propriete-intellectuelle-accompagnement-entreprises-post-covid-19/

Vos mandataires habituels sont également à votre disposition pour vous renseigner.

Bâtir votre stratégie de propriété intellectuelle

Comme chaque année, Office Freylinger participera à la Journée luxembourgeoise de la PI organisée le 25 avril 2019 par l’IPIL – voir notre post.

Dans ce contexte, le Luxembourger Wort a fait paraître un dossier spécial dans lequel nous publions un article intitulé “Bâtir votre stratégie de propriété intellectuelle”.

Start-up, découvrez notre package

Les fondateurs de start-up font face sur tous les fronts et la propriété intellectuelle (PI) a tendance à être perçue comme non prioritaire. Pourtant la PI est un actif précieux d’une jeune société technologique; elle représente un accélérateur et une sécurisation de leur croissance.

Office Freylinger a élaboré un package start-up qui prévoit un accompagnement sur les différents aspects PI auxquels les start-up sont confrontées.   Contactez-nous !

Quelques conseils à l’attention des start-up.

1. Assurez-vous d’être propriétaire de votre PI

Nombre d’acteurs interviennent autour d’une start-up et peuvent contribuer à sa PI. En outre, l’innovation intervient souvent en amont de la création de la société. Tous ces éléments créent des facteurs de risque sur la titularité de cette PI. Or il est essentiel qu’une start-up en soit propriétaire. Elle pourra prendre les démarches suivantes:

  • Transfert à la société de la PI créé avant la constitution, par un accord écrit, ou au moyen d’un apport en nature;
  • Tous les employés doivent être tenus à la confidentialité et les personnes employées pour effectuer de la R&D auront une mission inventive dans leur contrat de travail;
  • Encadrement contractuel des relations avec les sous-traitants en prévoyant la cession de la PI développée pour le compte de la start-up. En effet, il est très courant que les logiciels (y compris les applications web) soient développés, partiellement ou totalement, par des partenaires externes. Il est alors indispensable d’effectuer un transfert des droits d’auteur et des autres droits liés au profit de la structure qui aura conçu, initié (et financé) le développement;
  • Avec les partenaires, mise en place de contrats de développement qui prévoient notamment le sort des inventions développées conjointement.

 2. Optez pour un ou plusieurs modes de protection

Le brevet n’est pas le seul moyen de protection. En pratique, on combine souvent plusieurs droits pour protéger un objet donné.

C’est particulièrement le cas avec les logiciels et applications, qui nécessitent une protection multiple afin que leur propriétaire puisse intervenir efficacement contre les tiers qui copieraient ou s’inspireraient de ce programme informatique (voir notre article en annexe).

Il importe d’être conscient de sa PI et de prendre une décision sur le mode de protection à chaque stade de développement.

Les outils classiques à disposition sont:

  • Brevets : protection des innovations techniques, y compris lorsque mises en œuvre par ordinateur;
  • Droits d’auteur : pour les œuvres de l’esprit originales telles que publicités, livres, musiques, films et logiciels;
  • Marques : protection du nom d’une société, de son logiciel et de ses produits ou services;
  • Dessins et modèles : protègent l’apparence des objets, mais également utilisables pour les écrans, et ainsi protéger l’ergonomie et le «look-and-feel» d’un logiciel;
  • Secrets d’affaires : protection basée sur la non-divulgation. Attention, la protection par le secret nécessite la mise en place de mesures destinées à conserver le secret! (cf. Directive UE 2016/943)

3. Bien gérer son portfolio

Une bonne connaissance de votre PI et des moyens de protection est importante vis-à-vis d’investisseurs et partenaires. Il faudra périodiquement fournir des listes des actifs de PI détenus. Dans ce contexte, une bonne pratique consiste à stocker systématiquement les informations dans une data room en ligne. On pourra y conserver les données relatives aux dépôts de brevets et aux autres droits de PI, les documents contractuels, les copies des dépôts de logiciel, etc., mais également effectuer un suivi des coûts.

La plateforme FiveOsixK  offre une solution efficace à prix abordable. Elle facilite également la revue de portefeuille, activité requise au moins une fois par an pour prendre des décisions sur le maintien des droits et faire vivre les contrats.

4. Attention à l’open source

Une start-up peut décider d’incorporer des modules open source dans son logiciel, ce qui permet d’accélérer le développement et est souvent gratuit.

Mais attention, open source ne signifie pas libre de droits !

L’usage d’open source implique l’acceptation de licences qui reposent sur quatre libertés fondamentales: exécuter le programme, l’étudier, l’adapter et le redistribuer. Il est donc recommandé de lire en détail les termes des licences open source.

À l’extrême, l’incorporation de modules open source dans un logiciel propriétaire développé par une start-up peut transformer ce dernier en logiciel open source. La start-up pourrait se voir dans l’obligation de distribuer à ses utilisateurs les modifications ultérieures ainsi que le code source confidentiel.

Il est donc recommandé d’établir des règles strictes sur l’emploi d’open source au sein de la start-up.

PCT National Phase in Luxembourg

The Luxembourg Intellectual Property Office has recently announced a change of practice concerning the language requirements for PCT national phases in Luxembourg.
English is now also accepted for the proceedings in the national phase, similar to a direct national application.

The new situation can thus be summarized as follows.

  • If the international patent application was not published by the International Bureau in the English, French or German language, a full translation of the international patent application into French or German is required.
  • However, if the publication of the international patent application is in English, a translation of the claims only into French or German is required (the description need not be translated).

As a reminder, the time limit for entering the national phase is twenty months from the filing/priority date under PCT Article 22 or thirty months from the filing/priority date under PCT Article 39(1).

Les Afterworks de la Propriété Intellectuelle-2018

L’IPIL reconduit son cycle “Les Afterworks de la Propriété Intellectuelle” et propose trois dates:

  • 11 Octobre à 18h: Valoriser la créativité dans l’artisanat !
  • 16 Octobre à 18h: Entrepreneurs : Maîtrisez la propriété intellectuelle à l’ère du digital !
  • 24 Octobre à 18h: La propriété intellectuelle en pratique dans les projets hightech (avec la participation de Pierre Kihn de l’Office Freylinger).

Informations et inscriptions, cliquez ici.

Luxembourg approves the Unified Patent Court Agreement

On 18 March 2015, the Luxembourg Parliament approved the Agreement on the Unified Patent Court (UPC). Upon signature by the Grand Duke and ratification, Luxembourg will join the 6 EU states that are already formally in the game (Austria, Belgium, Denmark, France, Malta and Sweden).

The creation of the Unified Patent Court is a major evolution for patent enforcement. It will be competent for infringement and nullity actions for both classical European Patents and European Patents with unitary effect. A patentee will thus be able to enforce his rights in all the member States though a single court action.

Luxembourg is in the heart of the new system: the Court of Appeal of the UPC and the Courts’ Registry will be located in Luxembourg. Of course, the Court of Justice of the European Union (CJEU) is also located in Luxembourg, and will have the final say on any points of European law referred by the Unified Patent Court.

Furthermore, Luxembourg is centrally located between the Paris and Munich sections of the Central Division of the UPC, and the Munich and The Hague offices of the European Patent Office.

Philippe OCVIRK